上海高院終審判決新加坡“禧瑪諾”訴寧波兩家企業(yè)專利侵權(quán)案，判賠100萬元——

　　嚴(yán)懲惡意侵權(quán)行為維護外商合法權(quán)益

　　新加坡禧瑪諾(新)私人有限公司(下稱禧瑪諾公司)是外觀設(shè)計專利“自行車后變速器”的專利權(quán)人。2019年，其發(fā)現(xiàn)寧波賽冠車業(yè)有限公司(下稱賽冠公司)與寧波優(yōu)升車業(yè)有限公司(下稱優(yōu)升公司)生產(chǎn)、銷售、許諾銷售的HG-21A自行車部件，侵犯了上述外觀設(shè)計專利權(quán)，于是將兩家公司訴至法院。近日，上海市高級人民法院(下稱上海高院)對該案作出終審判決，認定上述兩家公司的涉案行為構(gòu)成專利侵權(quán)，且兩家公司系故意侵權(quán)、重復(fù)侵權(quán)，判決兩公司連帶賠償其經(jīng)濟損失以及合理開支共計100萬元，維持了上海知識產(chǎn)權(quán)法院的一審判決。

　　該案主審法官朱佳平在接受中國知識產(chǎn)權(quán)報記者采訪時表示：“該案中，法院依據(jù)前案調(diào)解協(xié)議約定確定賠償數(shù)額，體現(xiàn)了對故意重復(fù)侵權(quán)行為的嚴(yán)懲，同時也體現(xiàn)了法院在涉外案件中，依法平等保護中外知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的合法利益。對于國內(nèi)企業(yè)而言，應(yīng)當(dāng)認識到我國正在從知識產(chǎn)權(quán)引進大國向知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造大國轉(zhuǎn)變，企業(yè)只有自主創(chuàng)新，才能在發(fā)展道路上行穩(wěn)致遠。”

　　自行車專利引糾紛

　　禧瑪諾公司代理人、北京市磐華律師事務(wù)所創(chuàng)始人董巍向本報記者介紹，早在2013年，該公司發(fā)現(xiàn)了賽冠公司的侵權(quán)行為，便將其訴至天津市第二中級人民法院。最終雙方調(diào)解結(jié)案，賽冠公司承認侵權(quán)行為，并承諾停止制造、銷售、許諾銷售任何落入涉案專利權(quán)保護范圍的產(chǎn)品，刪除所有登載侵權(quán)產(chǎn)品的宣傳資料, 否則支付禧瑪諾公司違約金100萬元。

　　在此期間，賽冠公司將部分生產(chǎn)設(shè)備、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給了優(yōu)升公司，賽冠公司的高級管理人員徐某、凌某等人也前往優(yōu)升公司就職。

　　2016年5月、2017年5月，禧瑪諾公司在某展會中發(fā)現(xiàn)，優(yōu)升公司與賽冠公司在展會會刊、宣傳冊中對外公示了優(yōu)升公司與賽冠公司的名稱，宣傳冊中包含了HG-21、HG-21A、HG-24等產(chǎn)品。

　　“為有效制止此類金蟬脫殼式侵權(quán)行為，我們決定再次起訴，以人格混同為切入點，主張這兩家公司共同侵權(quán)，惡意侵權(quán)，要求其依調(diào)解協(xié)議賠償100萬元，承擔(dān)連帶責(zé)任?！倍”硎?。

　　2019年，禧瑪諾公司將賽冠公司、優(yōu)升公司訴至上海知識產(chǎn)權(quán)法院。

　　不過，對于禧瑪諾公司的侵權(quán)指控，賽冠公司、優(yōu)升公司并不認同，其認為被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計與涉案專利既不相同也不近似，兩家公司未實施任何侵權(quán)行為，也不構(gòu)成混同經(jīng)營，無需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

　　上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為，HG-21、HG-21A，HG-24等落入涉案專利的保護范圍，侵犯了原告的外觀設(shè)計專利權(quán)，據(jù)此判決兩家公司停止涉案外觀設(shè)計專利侵權(quán)行為，依調(diào)解協(xié)議約定金額，連帶賠償經(jīng)濟損失以及合理開支共計100萬元。

　　賽冠公司、優(yōu)升公司不服一審判決，向上海高院提起了上訴。

　　法院判賠100萬元

　　2020年12月3日，上海高院開庭審理該案，雙方當(dāng)事人圍繞“被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計是否落入涉案專利權(quán)保護范圍”“優(yōu)升公司上訴主張的現(xiàn)有設(shè)計抗辯是否成立”“賽冠公司和優(yōu)升公司是否共同實施了侵權(quán)行為”等展開了辯論。

　　上海高院審理后認為，經(jīng)比對，HG-21、HG-21A與涉案專利的部件外形相同，整體形狀亦相同。HG-21的支架軸組件形狀與涉案專利不同，但該部件屬于該產(chǎn)品慣常設(shè)計，對整體視覺效果不產(chǎn)生影響。兩家公司提出的連桿組件和基座部件正面的兩條弧線設(shè)計不同、基座部件中央安裝的固定螺母設(shè)計不同等區(qū)別，屬于局部細微差異，對整體視覺效果不產(chǎn)生實質(zhì)性影響。故HG-21、HG-21A、HG-24、HG-24A、HG-24B等與涉案專利基本相同，落入涉案專利權(quán)保護范圍。

　　關(guān)于賽冠公司和優(yōu)升公司是否構(gòu)成共同侵權(quán)，上海高院認為，根據(jù)展會、網(wǎng)站以及行政機關(guān)查處中的證據(jù)，足以證明兩家公司在被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造和許諾銷售中存在業(yè)務(wù)混同。賽冠公司雖主張早已停止經(jīng)營活動，但該辯稱明顯與其上述對外表示行為不符。優(yōu)升公司否認制造被控侵權(quán)產(chǎn)品，卻未就生產(chǎn)計劃表中載有被控侵權(quán)產(chǎn)品的近似型號作出合理解釋并提供反駁證據(jù)，故兩家公司共同實施侵權(quán)行為，依法應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　綜上，上海高院判決駁回上訴，維持原判。

　　對于該案判決，禧瑪諾公司的母公司日本株式會社島野知識產(chǎn)權(quán)一課經(jīng)理西野高史在接受本報記者采訪時表示：“上海高院的判決十分公平、合理，在本案一審和二審中，我們完全沒有覺得因為國籍問題而在知識產(chǎn)權(quán)保護方面受到任何區(qū)別對待。我們希望，本案可以成為有示范意義的判例，并且對侵權(quán)產(chǎn)品的制造者形成威懾。如果通過‘公司改名’就可以逃避調(diào)解協(xié)議的約定，侵權(quán)產(chǎn)品的制造者就可以永遠繼續(xù)其侵權(quán)行為，那么對進行正常研發(fā)活動的市場主體將是巨大的損害?！?/p>

　　記者就該案聯(lián)系優(yōu)升公司和賽冠公司的代理人，截至發(fā)稿時，尚未收到對方的回復(fù)。

　　適用懲罰性賠償

　　據(jù)了解，今年1月實施的民法典第一千一百八十五條規(guī)定：“故意侵害他人知識產(chǎn)權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，被侵權(quán)人有權(quán)請求相應(yīng)的懲罰性賠償?！痹谏鲜鐾庥^設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案中，法院適用懲罰性賠償?shù)闹饕碛墒鞘裁?

　　對此，朱佳平在接受本報記者采訪時指出：“該案中，確定賠償數(shù)額的法律依據(jù)是《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第二十八條的規(guī)定，即權(quán)利人、侵權(quán)人依法約定專利侵權(quán)的賠償數(shù)額或者賠償計算方法，并在專利侵權(quán)訴訟中主張依據(jù)該約定確定賠償數(shù)額的，人民法院應(yīng)予支持?！?/p>

　　朱佳平表示，在該案裁判中，法院注意到前案調(diào)解協(xié)議約定的賠償金額具有一定懲罰性。鑒于兩侵權(quán)人系故意侵權(quán)、重復(fù)侵權(quán)，并在簽訂前案調(diào)解協(xié)議后以金蟬脫殼的方式故意逃避承擔(dān)責(zé)任，該情節(jié)符合民法典關(guān)于惡意侵害知識產(chǎn)權(quán)的構(gòu)成要件，故法院依據(jù)前案調(diào)解協(xié)議約定確定賠償數(shù)額，體現(xiàn)了對故意重復(fù)侵權(quán)行為的嚴(yán)懲，符合侵權(quán)責(zé)任的比例原則。

　　記者在采訪中了解到，自2013年修改的商標(biāo)法首次增加懲罰性賠償條款以來，2019年修改的反不正當(dāng)競爭法、2020年修改的專利法、著作權(quán)法等知識產(chǎn)權(quán)部門法均增加了懲罰性賠償條款，2020年公布的民法典規(guī)定了知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償制度。與此同時，人民法院適用懲罰性賠償?shù)陌讣?shù)量也逐漸增多，如2019年上海市浦東新區(qū)人民法院在“MOTR案”中適用3倍懲罰性賠償全額支持原告的訴訟請求;2020年2月最高人民法院在“卡波案”中首次適用懲罰性賠償，以頂格5倍計算確定懲罰性賠償數(shù)額。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，我國不斷加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，在法律層面新增懲罰性賠償制度，釋放出我國嚴(yán)格保護知識產(chǎn)權(quán)、加大判賠力度的強烈信號，可以預(yù)見，未來在知識產(chǎn)權(quán)案件中，適用懲罰性賠償，嚴(yán)懲惡意侵權(quán)的高額判賠會明顯增多。