自2012年9月16日起，《美國(guó)發(fā)明法案》允許專利所有人請(qǐng)求美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)對(duì)專利進(jìn)行補(bǔ)充審查。補(bǔ)充審查為專利所有人提供了一個(gè)主動(dòng)提出修改的程序請(qǐng)求美國(guó)專利商標(biāo)局審議、重新審議或糾正專利所有人認(rèn)為與專利相關(guān)的信息。

　　只有專利所有人才能提出專利補(bǔ)充審查請(qǐng)求。該請(qǐng)求可以在專利發(fā)布后的可執(zhí)行期限內(nèi)的任何時(shí)間提出。在收到補(bǔ)充審查請(qǐng)求后，美國(guó)專利商標(biāo)局局長(zhǎng)將在3個(gè)月內(nèi)通過頒發(fā)證書的方式來開展和完成補(bǔ)充審查，頒發(fā)的證書要表明請(qǐng)求中提供的信息是否提出了新的重大可專利性問題?！睹绹?guó)法典》第35篇第257(a)條：如果存在重大可專利性問題，那么美國(guó)專利商標(biāo)局將對(duì)此專利進(jìn)行單方復(fù)審。如果不存在重大可專利性問題，那么此專利將保持原樣，但專利所有人因此而確認(rèn)了其專利的可專利性，并消除了未來任何基于所提交信息的不可執(zhí)行性的質(zhì)疑，獲得辯護(hù)優(yōu)勢(shì)。

　　補(bǔ)充審查與信息項(xiàng)目

　　盡管上述法案至今已經(jīng)生效了近7年，但很少有人使用補(bǔ)充審查程序。美國(guó)飛翰律師事務(wù)所的研究顯示，通過美國(guó)專利商標(biāo)局的公共專利申請(qǐng)信息檢索系統(tǒng)(PAIR)檢索可知，截至2019年5月15日，專利所有人共提交了246項(xiàng)補(bǔ)充審查請(qǐng)求，平均每年提交約30項(xiàng)。

　　在年度報(bào)告中，美國(guó)專利商標(biāo)局將補(bǔ)充審查請(qǐng)求分為四大類：電氣、機(jī)械、化學(xué)和設(shè)計(jì)。根據(jù)美國(guó)飛翰律師事務(wù)所對(duì)公共專利申請(qǐng)信息檢索系統(tǒng)的分析可知，與電氣相關(guān)的補(bǔ)充審查請(qǐng)求排在第一位，幾乎占補(bǔ)充審查請(qǐng)求總量的一半，占比45%;與機(jī)械相關(guān)的補(bǔ)充審查請(qǐng)求數(shù)量居第二位，共有76項(xiàng)，占比31%;與化學(xué)有關(guān)的補(bǔ)充審查請(qǐng)求排在第三位，共有57項(xiàng)，占比23%。另外，與設(shè)計(jì)相關(guān)的補(bǔ)充請(qǐng)求量最少，只有3項(xiàng)，占比1%。

　　美國(guó)專利商標(biāo)局將構(gòu)成補(bǔ)充審查程序依據(jù)的材料稱為“信息項(xiàng)目”。信息項(xiàng)目是指專利所有人希望美國(guó)專利商標(biāo)局審議、糾正或重新審議的“據(jù)信與專利相關(guān)的信息”。其根據(jù)是《美國(guó)法典》第35篇第257(a)條和《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)》第37篇第1.605(b)條。值得注意的是，提交相關(guān)請(qǐng)求的要求是信息項(xiàng)目是否“相關(guān)”，其要求比《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)》第37篇第1.56條項(xiàng)下的是否“重大”更加廣泛。此外，信息項(xiàng)目必須以書面形式提交(所有的音頻或視頻錄制均必須以書面文本的形式提交)。

　　一般而言，每項(xiàng)補(bǔ)充審查請(qǐng)求不超過12個(gè)信息項(xiàng)目，但對(duì)于同一專利可以在任何時(shí)間提交多項(xiàng)補(bǔ)充審查請(qǐng)求。這就意味著如果專利所有人希望美國(guó)專利商標(biāo)局審議12個(gè)以上的項(xiàng)目，那么其可以提出多項(xiàng)請(qǐng)求，每項(xiàng)請(qǐng)求可以提交多達(dá)12個(gè)信息項(xiàng)目。

　　當(dāng)然，補(bǔ)充審查并非免費(fèi)“午餐”。目前，與補(bǔ)充審查有關(guān)的費(fèi)用為每處理一項(xiàng)補(bǔ)充審查，美國(guó)專利商標(biāo)局需收取4400美元。如果因補(bǔ)充審查程序而被要求進(jìn)行單方復(fù)審，則美國(guó)專利商標(biāo)局需要收取12100美元。此外，處理超過一定頁數(shù)限制的文檔美國(guó)專利商標(biāo)局也需要收取費(fèi)用。不過，對(duì)于小微實(shí)體可打折收費(fèi)。

　　值得注意的是，提交補(bǔ)充審查的信息項(xiàng)目類型并不局限于專利和專利申請(qǐng)。數(shù)據(jù)顯示，有大約1/3的補(bǔ)充審查請(qǐng)求包括印刷出版物、聲明和網(wǎng)頁。這些材料還包括物理項(xiàng)目的描述、銷售/公共使用的描述(不在聲明當(dāng)中)以及對(duì)討論Alice案和主題適格性的判例法和MPEP的引述。其余2/3的補(bǔ)充審查請(qǐng)求包括美國(guó)和美國(guó)之外的專利或?qū)＠暾?qǐng)。這類請(qǐng)求是為了確保美國(guó)專利商標(biāo)局審議外國(guó)對(duì)口審查機(jī)構(gòu)引用的或相關(guān)美國(guó)專利/專利申請(qǐng)的審查過程中引用的專利和專利申請(qǐng)。另外，該“專利/申請(qǐng)”類別的信息還包括相關(guān)的檢索報(bào)告和審查歷史文件。

　　可專利性與單方復(fù)審

　　筆者檢索后發(fā)現(xiàn)，在全部246項(xiàng)補(bǔ)充審查中，只有69項(xiàng)未發(fā)現(xiàn)新的重大可專利性問題。這表明在絕大多數(shù)情況下均存在新的重大可專利性問題。

　　如果請(qǐng)求中通過一個(gè)或多個(gè)信息項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)了存在新的重大可專利性問題，則美國(guó)專利商標(biāo)局局長(zhǎng)將要求對(duì)該專利進(jìn)行單方復(fù)審。在復(fù)審期間，美國(guó)專利商標(biāo)局局長(zhǎng)將處理補(bǔ)充審查期間發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)新的重大可專利性問題。這就意味著因補(bǔ)充審查而開展的單方復(fù)審并不限于專利和印刷出版物，這種情況與《美國(guó)法典》第35篇第301條和第302條項(xiàng)下的單方復(fù)審不同。

　　在單方復(fù)審程序完成后，美國(guó)專利商標(biāo)局將頒發(fā)單方復(fù)審證書，列明經(jīng)復(fù)審的專利權(quán)利要求被取消、修改、新增或保留不變。根據(jù)美國(guó)飛翰律師事務(wù)所對(duì)公共專利申請(qǐng)信息檢索系統(tǒng)的研究，在175項(xiàng)補(bǔ)充審查請(qǐng)求中發(fā)現(xiàn)存在新的重大可專利性問題，其中只有148項(xiàng)收到了復(fù)審證書。這里面有52份至少有一項(xiàng)原始權(quán)利要求得到了確認(rèn)，以及至少包含一項(xiàng)新的權(quán)利要求。此外，88份單方復(fù)審證書中至少修改了一項(xiàng)權(quán)利要求，以及至少取消了一項(xiàng)權(quán)利要求。這表明，超過3/4的專利中至少一項(xiàng)原始權(quán)利要求未得到確認(rèn)。

　　另外，在175項(xiàng)補(bǔ)充審查請(qǐng)求中，還有1項(xiàng)請(qǐng)求是向美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院提出上訴(有待裁決)、1項(xiàng)向美國(guó)專利審查與上訴委員會(huì)提出上訴(有待裁決)、1項(xiàng)有共同未決的雙方復(fù)審(其中所有的專利權(quán)利要求均被判為不具有可專利性，因此補(bǔ)充審查請(qǐng)求被駁回);另外，還有4項(xiàng)有頒發(fā)復(fù)審證書的意向通知、20項(xiàng)仍有待復(fù)審結(jié)果。對(duì)于頒發(fā)復(fù)審證書的148項(xiàng)請(qǐng)求，從發(fā)現(xiàn)存在新的重大可專利性問題到頒發(fā)復(fù)審證書的平均待審時(shí)間為433天。

　　數(shù)據(jù)表明，補(bǔ)充審查可以給專利所有人帶來優(yōu)勢(shì)。相關(guān)程序必須在提交請(qǐng)求后3個(gè)月內(nèi)完成，因此過程極其迅速。如果請(qǐng)求中的任何信息項(xiàng)目都沒有提出新的重大可專利性問題，則會(huì)頒發(fā)補(bǔ)充審查證書，且該專利在保持授權(quán)的同時(shí)仍然具有通過補(bǔ)充審查獲得的所有辯護(hù)優(yōu)勢(shì)。確定是否存在新的重大可專利性問題的期限很短，這樣就可能使可預(yù)見到即將發(fā)生專利訴訟的專利所有人受益。此外，專利所有人可以提交各種文件供審議，不限于專利和印刷出版物。由于提交“相關(guān)性”門檻要求較低，因此不必花費(fèi)大量時(shí)間來確定信息項(xiàng)目的“重大性”。補(bǔ)充審查能夠在短時(shí)間內(nèi)涵蓋各種文件和相關(guān)問題，這可以使專利所有人及其專利受益。筆者認(rèn)為，鑒于該程序的這些優(yōu)勢(shì)，專利所有人使用補(bǔ)充審查的數(shù)量將隨著時(shí)間的推移日漸增加。