指導(dǎo)案例3號(hào)

　　武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查處武漢科順聯(lián)合防水工程有限公司侵犯“CKS科順”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)案

　　關(guān)鍵詞

　　銷售侵權(quán) 包工包料 加工承攬

　　案件要點(diǎn)

　　在包工包料承攬工程中，承攬人購買使用侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品的行為，構(gòu)成銷售侵權(quán)商品行為。

　　基本案情

　　2019年6月，湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法人員對(duì)光谷創(chuàng)新天地項(xiàng)目工地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)60卷涉嫌假冒科順防水科技股份有限公司第16397214號(hào)“CKS科順”商標(biāo)的高聚物改性瀝青耐根穿刺防水卷材，遂依法對(duì)上述涉案物品予以查封。2019年6月12日，執(zhí)法人員再次檢查現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案商品已被轉(zhuǎn)移、調(diào)換;6月20日，當(dāng)事人迫于調(diào)查壓力主動(dòng)交出轉(zhuǎn)移、調(diào)換的涉案商品。經(jīng)查，2018年5月29日，當(dāng)事人以包工包料方式承包武漢光谷新天地項(xiàng)目防水工程分段施工。2019年6月，當(dāng)事人從一名未核實(shí)真實(shí)身份信息的業(yè)務(wù)員處購進(jìn)60卷“CKS科順”牌高聚物改性瀝青防水卷材，未查驗(yàn)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證，也未取得任何票據(jù)。當(dāng)事人曾為科順品牌代理商，向辦案機(jī)關(guān)提交了銷售單和涉案卷材的出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以證明其前期在工程中使用的該品種卷材均屬合法渠道購進(jìn)的正規(guī)商品。辦案機(jī)關(guān)將案情通報(bào)區(qū)建設(shè)主管部門。該部門出具的防水卷材核查情況證實(shí)工程前期使用的均為合格產(chǎn)品。另查明，當(dāng)事人購進(jìn)的60卷侵權(quán)防水卷材尚未支付費(fèi)用，也未投入使用，違法經(jīng)營(yíng)額2.28萬元。

　　處罰決定

　　當(dāng)事人購進(jìn)侵權(quán)建筑材料并準(zhǔn)備在所承包的工程中使用的行為視同銷售行為，構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條第(三)項(xiàng)規(guī)定的侵權(quán)行為。其違法主觀故意明顯，轉(zhuǎn)移、調(diào)換涉案商品違法性質(zhì)惡劣，應(yīng)予從重處罰。執(zhí)法機(jī)關(guān)依據(jù)《商標(biāo)法》第六十條的規(guī)定，依法對(duì)當(dāng)事人作出行政處罰決定，責(zé)令其立即停止侵權(quán)行為，沒收、銷毀侵權(quán)商品，并處罰款20萬元。

　　指導(dǎo)意義

　　本案涉及包工包料承攬工程中購買使用侵權(quán)商品行為的界定，對(duì)《商標(biāo)法》第五十七條第(三)項(xiàng)的適用具有借鑒意義。首先，在包工包料的承攬經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，特別是在建筑工程及裝飾裝修施工等領(lǐng)域，承攬人既采購材料，又負(fù)責(zé)材料的安裝使用，其使用侵權(quán)產(chǎn)品具有經(jīng)營(yíng)性目的，不屬于一般消費(fèi)者;其次，承攬人將其購買的侵權(quán)商品用于施工并成為最終成果的一部分交付給委托人，其取得的價(jià)款中包含有侵權(quán)商品的對(duì)價(jià)，侵權(quán)商品所有權(quán)隨工程成果的交付一并有償轉(zhuǎn)讓，委托人與承攬人本質(zhì)上是買賣法律關(guān)系，其行為符合銷售行為特征，因此承攬者使用侵權(quán)商品屬于《商標(biāo)法》第五十七條第(三)項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為。

　　理解與適用

　　2020年12月14日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法指導(dǎo)案例“武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查處武漢科順聯(lián)合防水工程有限公司侵犯CKS科順注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)案”(指導(dǎo)案例3號(hào))。下面就該指導(dǎo)案例的理解與適用進(jìn)行說明。

　　一、推選經(jīng)過和指導(dǎo)意義

　　該案由武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局于2019年10月23日辦結(jié)。辦案機(jī)關(guān)認(rèn)定當(dāng)事人的行為屬于“銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的”行為，并進(jìn)行了行政處罰。行政處罰作出后，當(dāng)事人未提出行政復(fù)議或提起行政訴訟。案例由湖北省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局報(bào)送推薦。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法案例指導(dǎo)工作的規(guī)定(試行)》，經(jīng)審核遴選、專家評(píng)審、案例指導(dǎo)工作委員會(huì)審議，認(rèn)為該案例涉及包工包料承攬工程建設(shè)中承包方購買、使用侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品的行為的法律適用問題，在指導(dǎo)類似案件的查處方面具有借鑒意義，可作為備選指導(dǎo)案例。2020年12月，經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局務(wù)會(huì)審議通過，該案例作為第一批指導(dǎo)案例發(fā)布。

　　在包工包料承攬工程建設(shè)施工過程中，承包人為了降低施工成本、賺取更大收益，購買、使用侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品用于施工建設(shè)的情形時(shí)有發(fā)生，這種行為不僅降低了工程質(zhì)量，存在安全隱患，還嚴(yán)重侵犯商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，損害商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益，擾亂正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，具有較大的社會(huì)危害性。且此類行為隱蔽性較強(qiáng)、法律關(guān)系復(fù)雜，侵權(quán)認(rèn)定難度較大，一直是商標(biāo)行政執(zhí)法實(shí)踐中的一大難點(diǎn)。該指導(dǎo)案例明確了包工包料承攬工程中購買、使用侵權(quán)商品行為屬于商標(biāo)法第五十七條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的”行為，明確了此類案件的法律適用，具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

　　二、案件要點(diǎn)的理解與說明

　　該指導(dǎo)案例的焦點(diǎn)問題是包工包料承攬工程建設(shè)中承包人購買、使用侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品的行為是否構(gòu)成銷售侵犯商標(biāo)專用權(quán)商品的行為。該焦點(diǎn)問題涉及商標(biāo)法第五十七條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的”行為的范圍和外延界定。我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法及相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋均未對(duì)本條款中所述“銷售”的定義和邊界作出明確規(guī)定。因此，明晰銷售侵犯商標(biāo)專用權(quán)的商品的行為邊界是依法查處此類案件的關(guān)鍵。

　　從立法本意出發(fā)，通過梳理商標(biāo)法立法及修訂歷史進(jìn)程，有利于準(zhǔn)確理解和把握相關(guān)規(guī)定的立法本意。1982年頒布的商標(biāo)法，未對(duì)銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)權(quán)商品的行為作出規(guī)定。1993年第一次修正的商標(biāo)法，將侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為區(qū)分了生產(chǎn)和銷售，第三十八條第(一)項(xiàng)規(guī)定，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，即生產(chǎn)領(lǐng)域侵權(quán);第三十八條第(二)項(xiàng)規(guī)定，銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的，屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，即銷售領(lǐng)域侵權(quán)。2001年第二次修正的商標(biāo)法，將銷售領(lǐng)域侵權(quán)條款修改為“銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的”，范圍擴(kuò)大到在同一種商品上使用近似商標(biāo)的商品和在類似商品上使用相同或者近似商標(biāo)的商品的銷售行為。同時(shí)，刪除了“明知”這一構(gòu)成要件，即銷售“不知道”是侵權(quán)的商品仍構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。

　　在包工包料的加工承攬經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，承攬人使用侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品的行為，實(shí)踐中存在幾個(gè)認(rèn)識(shí)誤區(qū)，一是將現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十七條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“銷售”狹義地理解為銷售商品，認(rèn)為只有在商品買賣中，才會(huì)發(fā)生銷售侵權(quán)行為，而服務(wù)不會(huì)涉及，所以服務(wù)行為不屬于銷售侵權(quán)行為;二是認(rèn)為承攬人購買侵權(quán)商品用于加工承攬經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，其購買的商品并沒有直接轉(zhuǎn)賣給委托人，其購買行為是一種消費(fèi)行為，而消費(fèi)者知假買假不屬于侵權(quán)行為;三是認(rèn)為承攬人不知道是侵權(quán)商品而購買的行為不屬于侵權(quán)行為。

　　上述認(rèn)識(shí)不符合法律規(guī)定本意。一是“銷售”應(yīng)理解為“非生產(chǎn)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)行為”。商標(biāo)法第五十七條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“銷售”，是與商標(biāo)法第五十七條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定的“使用”相對(duì)應(yīng)，即與生產(chǎn)領(lǐng)域相區(qū)分，涵蓋非生產(chǎn)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)行為，當(dāng)然包括加工承攬經(jīng)營(yíng)等服務(wù)行為。二是承攬人購買侵權(quán)商品不是消費(fèi)行為。在包工包料的承攬經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，特別是在建筑工程及裝飾裝修施工等領(lǐng)域，承攬人既采購材料，又負(fù)責(zé)材料的安裝使用，其使用侵權(quán)產(chǎn)品具有經(jīng)營(yíng)性目的，不屬于一般消費(fèi)者。承攬人將其購買的侵權(quán)商品用于施工并成為最終成果的一部分交付給委托人，其取得的價(jià)款中包含侵權(quán)商品的對(duì)價(jià)，侵權(quán)商品所有權(quán)隨工程成果的交付一并有償轉(zhuǎn)讓，委托人與承攬人本質(zhì)上是買賣法律關(guān)系，而不是消費(fèi)法律關(guān)系，其行為符合銷售行為特征。三是承攬人購買侵權(quán)商品是否知情，不影響其行為的定性。如前所述，第二次修正的商標(biāo)法，對(duì)于銷售侵權(quán)行為，已經(jīng)刪除了“明知”的要件。雖然2013年第三次修正的商標(biāo)法增加了“銷售不知道是侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責(zé)令停止銷售?！钡囊?guī)定，但該規(guī)定僅免除善意銷售人除責(zé)令停止銷售以外的侵權(quán)行政責(zé)任，并不改變其侵權(quán)行為的屬性。故只要銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品，即屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為。2021年1月22日修訂的行政處罰法中，增加了“當(dāng)事人有證據(jù)足以證明沒有主觀過錯(cuò)的，不予行政處罰。法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定”的規(guī)定，明確“主觀過錯(cuò)”不是行政違法行為的構(gòu)成要件，而是承擔(dān)行政處罰的要件。

　　包工包料承攬工程施工過程中，承包人購買、使用侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品行為的法律關(guān)系較為復(fù)雜，在法律法規(guī)尚未對(duì)商標(biāo)法意義上的銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的行為作出明確界定之前，判斷上述行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)結(jié)合銷售行為的民事法律特征及商標(biāo)侵權(quán)原理綜合分析，既不能不合理地?cái)U(kuò)大銷售侵權(quán)行為的范疇，也不能放任該領(lǐng)域侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為的發(fā)生。判定相關(guān)行為是否構(gòu)成銷售侵權(quán)行為，可以考慮以下因素：一是行為人與工程發(fā)包人的委托方式為包工包料。二是侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)商品在承包方和發(fā)包人之間流通過程中，其商標(biāo)的識(shí)別功能沒有被阻礙。三是承包方的行為足以造成發(fā)包人及相關(guān)公眾對(duì)該侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的來源產(chǎn)生混淆。

　　本案中，首先，當(dāng)事人以包工包料形式承包了武漢光谷新天地項(xiàng)目防水工程分段施工工程，其應(yīng)將工程所用原材料與勞務(wù)結(jié)合作為勞動(dòng)成果，一并交付給發(fā)包方并獲得工程款。當(dāng)事人取得的工程款中包含侵權(quán)商品的對(duì)價(jià)，當(dāng)事人在承包工程中購買、使用相關(guān)建筑材料的行為，具有經(jīng)營(yíng)性和營(yíng)利性，屬于銷售行為。其次，涉案侵權(quán)商品在當(dāng)事人和發(fā)包人之間流通過程中，“CKS科順”商標(biāo)清晰可辨，其商標(biāo)的識(shí)別功能沒有被阻礙。最后，當(dāng)事人的行為足以造成發(fā)包人及相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生混淆。綜上，當(dāng)事人的行為構(gòu)成商標(biāo)法第五十七條第(三)項(xiàng)所述的“銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的”，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。

　　三、其他需要說明的問題

　　本案中，銷售商以“不知道”為由主張不承擔(dān)行政責(zé)任。根據(jù)商標(biāo)法第六十條第二款規(guī)定，銷售商必須同時(shí)滿足“不知道”“合法取得”“說明商品提供者”三個(gè)要件，才能免除相關(guān)責(zé)任。該指導(dǎo)案例中，當(dāng)事人曾為CKS科順品牌銷售代理商，理應(yīng)對(duì)該商標(biāo)具有較高辨識(shí)能力，并充分了解CKS科順品牌防水卷材的購貨渠道、成本價(jià)格、銷售價(jià)格等。在前期工程中，當(dāng)事人通過正規(guī)渠道購進(jìn)CKS科順品牌商品并使用于工程，但后期工程中為了獲取更多利潤(rùn)，從非正規(guī)渠道購進(jìn)CKS科順品牌防水卷材，未履行合理審查義務(wù)，如查驗(yàn)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證等，也未取得任何票據(jù)，當(dāng)事人行為明顯具有侵權(quán)的主觀惡意，不屬于“銷售不知道是侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品”的情形。同時(shí)，當(dāng)事人雖提供了供貨商的聯(lián)系方式，但該供貨商不承認(rèn)相關(guān)供貨事實(shí)，當(dāng)事人又無法提供其他證據(jù)加以印證，不滿足“說明提供者”的要件。綜上，當(dāng)事人的行為不能適用銷售商免責(zé)條款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行政責(zé)任。

　　此外，辦案機(jī)關(guān)根據(jù)商標(biāo)法第六十條第二款、商標(biāo)法實(shí)施條例第七十八條以及《國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見》(國(guó)市監(jiān)法〔2019〕244號(hào))相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定當(dāng)事人違法金額為2.28萬元，但當(dāng)事人在被調(diào)查過程中，私自轉(zhuǎn)移、調(diào)換被辦案機(jī)關(guān)依法采取行政強(qiáng)制措施的涉案物品，企圖毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，社會(huì)影響惡劣，辦案機(jī)關(guān)從重處罰，處以20萬元罰款。處罰決定定性準(zhǔn)確，過罰相當(dāng)，對(duì)當(dāng)事人和此類違法行為產(chǎn)生較強(qiáng)震懾。